Come registrare un marchio: la guida — Avv. Martina Lasagna

Come registrare un marchio: la guida

Come registrare un marchio – #1 cosa registrare?

Il marchio rappresenta il primo e, forse più importante, punto di contatto fra il brand e il suo mercato.

Serve infatti a identificare i prodotti o servizi di quel brand e può consistere nel nome (es. Nome e Cognome), ma anche nel logo.

Marchio e logo non sono la stessa cosa: il logo è il segno grafico che rappresenta il brand e può essere registrato come marchio.

Il marchio registrato può essere composto dal logo, ma anche da altri elementi, come il payoff.

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La funzione del marchio è infatti di trasmettere:

  • il livello qualitativo dei prodotti o servizi offerti sul mercato;
  • la provenienza di quei particolari prodotti o servizi, come riferibili solamente a quell’impresa o professionista;
  • i valori di quell’impresa o professionista,
  • il suo tono di voce,

insomma, tutti quegli elementi che rafforzano il rapporto fra il brand e il proprio mercato di riferimento.

Come può il marchio veicolare tutti questi messaggi?

Come abbiamo visto, possono essere registrati come marchio diversi elementi che compongono la comunicazione del brand.

Registrare il marchio significa dare tutela a tutti questi aspetti, anche combinati fra loro, rendendoli esclusivi del brand.

Possono quindi essere registrati:

  • nome
    • protegge il nome del brand, a prescindere dagli elementi grafici
  • logotipo
    • protegge il logo nella sua veste grafica insieme al nome (marchio misto)
  • payoff (es. Just do it – Nike),
  • pittogramma (es. il baffo di Nike o la mela di Apple),
    • protegge la sola veste grafica
  • colore (es. il viola di Milka)
  • jingle (es. l’urlo di Tarzan o il ruggito del leone di Metro Goldwyn Meyer),
  • e molti altri.

Il consiglio, dal punto di vista legale, per come registrare un marchio con la massima tutela è quello di registrare oltre a nome e logo, anche il payoff, così da disporre di una tutela autonoma per ciascuno di questi 3 elementi.

Diversamente, il rischio sarebbe quello di veder utilizzato un payoff simile o un nome simile per categorie merceologiche affini, con rischio di confusione sul mercato.

Come registrare un marchio: #2 i requisiti

Non tutti i marchi possono essere registrati.

Con la registrazione, il titolare ottiene il diritto esclusivo di utilizzo di quel marchio per la sua categoria merceologica di riferimento.

Questo significa che, in quella fetta di mercato, nessun altro operatore potrà avvalersi di quel marchio.

Per questo, prima di togliere dal mercato l’usabilità di quel segno distintivo, il legislatore richiede che il marchio rispetti 3 requisiti di registrabilità, e precisamente:

  1. capacità distintiva
  2. novità
  3. liceità

Insomma, il marchio deve distinguersi sul mercato (art. 13 Codice Proprietà Intellettuale), per esempio utilizzando parole non comunemente associate a quella categoria di prodotti.

È il caso del marchio “Puma” per delle calzature o “MontBlanc” per penne.

È stata invece esclusa la capacità distintiva per il marchio denominativo “GentleCare” rispetto agli elettrodomestici, perché ritenuta di uso comune (Causa T-188/14: Sentenza del Tribunale UE del 21 gennaio 2015 — Grundig Multimedia/UAMI (GentleCare).

Ma il marchio dev’essere anche nuovo: non deve essere identico o simile a marchi già registrati anteriormente (art. 12 CPI).

Per questo, è necessario svolgere la ricerca di anteriorità, nelle apposite banche dati, per verificare se esistano già marchi simili o identici che potrebbero ostacolare la registrazione.

Ad esempio, la Corte UE ha escluso la possibilità di registrare il marchio “KENZO” rispetto a prodotti del settore vini, ritenendo che altrimenti questo marchio avrebbe tratto indebito vantaggio dalla notorietà acquisita dall’omonimo marchio antecedente del settore moda (sentenza Corte UE 30/5/2018).

Infine il marchio dev’essere lecito e quindi non essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume (art. 14 CPI).

Per esempio, il Tribunale UE ha ritenuto essere contrario all’ordine pubblico e al buon costume il marchio spagnolo “la mafia” perché riferito a un’organizzazione criminale (sentenza Trib. UE 15/3/2018).

Come registrare un marchio: #3 a chi presentare domanda?

Il marchio può essere registrato su 3 livelli territoriali diversi:

  • nazionale,
  • europeo,
  • internazionale

Come registrare un marchio in Italia? La domanda può essere presentata online direttamente all’ufficio competente (UIBM), o in forma cartacea presso la Camera di Commercio più vicina.

Per la registrazione su scala europea, invece, la competenza è dell’EUIPO, mentre a livello internazionale l’ente competente è l’WIPO.

#4 chi può registrare un marchio?

Posso registrare un marchio anche se non ho la P. IVA?

Si, la registrazione del marchio può essere fatta da chiunque vi abbia interesse, anche da persone fisiche e associazioni.

L’unica indicazione che la legge da sul punto è che chi effettua la registrazione deve utilizzare o avere intenzione di usare il marchio.

“Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi,
o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Art. 19 CPI

Altrimenti finirebbe per escludere dal mercato un segno distintivo senza giustificazione.

Proprio per garantire effettività a questa disposizione, il legislatore ha previsto che in caso di inutilizzo per un periodo di 5 anni, il marchio decade (art. 24 CPI).

La domanda dev’essere presentata da un Avvocato?

Non necessariamente: la domanda di registrazione del marchio può essere depositata anche direttamente dal futuro titolare del marchio, previa verifica dei requisiti di cui al punto #2.

Come registrare un marchio: conclusione

Il marchio rappresenta il distintivo del brand sul mercato. Per questo assicurarsi il suo uso esclusivo è cruciale per garantire riconoscibilità al proprio brand nella galassia di competitor.

Non solo: registrare il marchio significa ottenere la capitalizzazione del suo valore nel tempo, che lo porta negli asset aziendali in caso di cessione o affitto d’azienda.

Disporre di un marchio registrato rafforza, inoltre, la fidelizzazione del pubblico e il posizionamento del brand nel proprio mercato di riferimento.

Registrare il marchio serve inoltre a evitare che chi arriva in un secondo momento su quel mercato possa usare un marchio simile, sfruttando la notorietà di quel brand.

Questo aspetto assume maggior valenza ora che il mercato non è più circoscritto al paese o alla città di provenienza, dove il brand preesistente rimane un punto di riferimento, ma è un mercato che, grazie alla rete, ha esteso i suoi confini.

La globalità del web e dell’uso dei social media rende ancora più competitivi i piccoli brand in ascesa, che grazie alla registrazione del proprio marchio, possono iniziare a distinguersi con la giusta tutela nella loro fetta di mercato.


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Pubblicato da Martina Lasagna

Avvocato in Genova, membro del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Genova, socia A.I.G.A., Il Foro Immobiliare, A.I.A.F. Aiuto i freelance a tutelare il loro lavoro.

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